특허를 얘기할 때 많이 드는 기존 판례의 예의 하나로 연필과 지우개를 많이 얘기하곤 하는데, 연필 공지되어 있고 지우게도 공지 되어있는 상태에서 연필 뒤 지우개를 달았을 때 신규한 것 즉, 특허가 등록될 것으로 생각할 수 있다. 하지만 특허에서는 해당되지 않는다고 한다. 기존 공지된 기술과 공지된 기술을 단순히 합치는 것은 신규한 것이지만 진보 되었다고는 인정하지는 않는 이유이다. 즉, 특허는 신규하고 진보된 기술만 의미하고 특허를 신청할 때는 이것이 중요하다.

그럼 좋은 특허란 무엇일까? 좋은 특허를 가지려면 누군가 이 기술을 만들고자 했들 때 공통적으로, 필수불가결으로 해결할 수 밖에 없는 문제를 찾는 것이 가장 중요하다. 예를 들어 A 기능과 B 기능이 있을 때 만약 A+B 가 특허 받기 어렵운 상태라면 A+B+(C)를 특허로 등록하는 것을 생각할 수 있다. 즉, A+B+(C)의 문제를 해결하기 위해 필수 불가결한 C를 찾아서 넣는 것이 좋다. 하지만 이런 C를 찾는 것은 매우 어려워서 하루 아침에 잘 찾아지지는 않는다. 오랜기간 연구를 해야한다.

제품을 구현 했을 때는 필수 불가결한 문제를 최대한 모두 찾고 등록하는 것이 기술을 보호 받는데 가장 좋다. 몇가지 요소가 빠진다면 경쟁자들은 이런 틈새를 통해서 시장에 진입 할 수도 있다. 처음부터 모든 기술을 알기 어려우면, 비슷한 특허를 보고 어떤 문제 때문에 이런 특허를 내게 됐는지 이해하는 방법이 쉬울 수도 있다.

국가과제 신청할 때는 특허가 있으면 부가 점수가 있기 때문에 특허를 많이 신청하는데, 이렇게 특허를 위한 특허는 등록하기 사실 너무 쉽다. 하지만 의미는 없다. 제 3자의 시장 진입 방지를 위한 특허를 신청하는 것은 최소 6개월 이상 (특허를 작성하는 기간만) 소요된다. 때로는 6개월 이상 투자를 해도 특허 등록을 못하는 경우도 있다. 만약 스타트업이라 비용의 부분이 부담이 있다면 국가 과제를 이용해서(서울 이라면 서울시 지식재산 센터 같은) 진행하는 것이 비용을 아낄 수 있는 방법이다. 특허 R&D 과제는 매년 많이 있으니 찾아보는 것이 좋다.

특허에 대한 오해 중 하나가 특허는 크게 BM(비즈니스 모델) 특허와 일반 특허가 있다고 생각하는데 그렇지 않다. 특허는 하나이고 특허 하위에 기계장치 특허, BM 특허, 의약 특허, 의료기기 특허 등이 하위에 있다고 생각하면 된다. BM특허만 제품 없이 출원 가능한 것이 아니라 이런 모든 특허가 제품 없이 출원이 가능하다. 특허는 실제 구현보다는 사상이 중요하다. 진보적이고 신규한 사상이라면 무엇이든 등록이 가능하다.

이런 예로 삼성의 경우 20년 전 아직 터치 디스플레이가 존재하지 않는 상태에서 투명한 두장의 디스플레이의 화면을 옮기는 방법을 특허를 냈었다. 기술이 존재하지 않아도 아이디어만 있으면 특허가 된다. 이것을 법률적 용어로는 기술적 사상이라고 한다. 만약 이런 특허를 냈을 때 심사할 때 심사관들이 선행 기술을 찾아서 거절할 수도 있는데, 영화의 내용도 참고하기도 한다. 이런 경우도 공지된 사상 이유로 특허를 등록할 수 없다. 역으로 생각해서 다른 사람이 특허 등록을 방지할 목적으로 쉽게 미리 홈페이지에 사상을 공지해도 특허 등록을 못한다. 이런 경우는 공지한 본인도 특허를 등록하지 못한다.

특허는 등록이 되면 등록되는 순간 청구항도 고칠 수 없고 어느 내용도 고칠 수 없게 된다. 확정된 내용은 고칠 수 없다. 하지만 심사 과정이 오래 걸리기 때문에 시대가 지나는 상황에서는 권리의 의미가 없는 경우가 있을수도 있다. 이런 경우 분할 출원을 통해서 해결하는 방법이 있다. 분할 출원을 하게되면 명세서에 적혀있는 내용 내에서는 언제든 수정이 가능하다. 나중에 청구항이 어떻게 변할지 모르기 때문에 시장에 진입하는 누군가는 이 특허를 회피가 어렵게 된다. 만약 좋은 특허를 출원하고 싶다면 무조건 분할 출원 신청하는 것을 추천한다. 이는 권리가 확정되지 않았기 때문에 언제든 그 내용을 바꿀 수 있다는 의미로 생각하면 된다.

비용 측면에서도 필수 불가결한 문제를 해결하기 위해서 모든 청구항을 등록하지 않아도 되므로, 즉, 한 건의 명세만 등록해도 되므로 비용을 아낄 수 있다. 다만 하나의 출원은 하나의 발명만 보호한다는 법적 조항이 있기 때문에 하나만 넣어야 하지만 분할 출원할 하면 다른 누군가 비슷한 내용으로 사업을 진행한다면 다른 사람이 사업을 하는 해당 기술을 특허로 등록해서 기술 보장을 먼저 받고 기존 특허를 또 다시 분할출원을 신청해서 권리를 이어갈 수 있다. 이렇게 하면 특허가 없이 시장에 진입하려는 경쟁자들이 어떻게 대응해야될지 모르기 때문에 시장진입을 효과적으로 막을 수 있다.

특허 심사할 때 사전 특허를 조사하는 것은 법적으로는 전세계 선행 기술이 맞지만 보통 Big4 (한국, 일본, 미국, 유럽)을 많이 본다. 경우에 따라 중국, 러시아 쪽도 보는 경우도 있지만 전세계에서 선행특허를 찾는것이 기본이다.